Notice: Constant WP_DEBUG already defined in /www/wp-config.php on line 93 Niet onopgemerkt gebleven – Nota Bene
Niet onopgemerkt gebleven

Niet onopgemerkt gebleven

De laatste tijd is er veel aandacht besteed aan de concurrentiestrijd die woedt binnen het supermarktlandschap ten aanzien van het merkenrecht. Zo valt te denken aan grote gelijkenis tussen Heksenkaas en Witte Wievenkaas dan wel de Tijgernoot en Girafnoot. Ook grote gevestigde namen zoals Louboutin stellen geschonden te zijn in hun geldende merkenrecht.

Typerend aan deze uitspraken is dat ze markante jurisprudentie opleveren met lezenswaardige overtuigingen. Zo geeft dit artikel een aantal meest uit het oog springende jurisprudentie weer ten aanzien van het merkenrecht.

Eerst zal worden uitgelegd wat het merkenrecht nu precies behelst, vervolgens wordt elke zaak kort weergegeven.

Merkenrecht

Het merkenrecht is een deelgebied van het intellectueel eigendomsrecht (IE-recht). Intellectueel eigendomsrecht (IE-recht) is de verzamelnaam voor rechten van rechthebbenden op voortbrengselen van de menselijke geest. Deze voortbrengselen worden ook wel intellectuele creaties genoemd. Te denken valt aan muziek, merken, vormgeving, uitvindingen, teksten en foto’s. Andere deelgebieden van het IE-recht zijn onder andere het auteursrecht, handelsnaamrecht, octrooirecht en modellenrecht.

Aangezien boek 9 BW waar het IE-recht gecodificeerd moet worden nog niet van toepassing is, en de vraag is of dit van toepassing wordt, zal onder meer gezocht moeten worden in andere rechtsbronnen buiten Nederland. Nederland kent op nationaal niveau de Auteurswet waarin de Europese merkenrecht-richtlijnen geïmplementeerd zijn. Verder kan schending van het merkenrecht aangemerkt worden als onrechtmatige daad, waarbij het BW uiteraard als rechtsbron geldt. Op niveau van de Benelux moet gekeken worden naar titel II van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Dit verdrag is geënt op de Europese  Merkenrichtlijn. Op EU-niveau zijn onder andere deze Merkenrichtlijn en de Auteursrichtlijn belangrijke bronnen. Binnen de internationale gemeenschap vindt de bescherming van merken plaats voor landen die ingeschreven zijn bij het Protocol van Madrid.

Inschrijving van merken dient op Benelux niveau ingeschreven te worden bij Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), op Europees niveau bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) en op internationaal niveau bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO). Wie een mondialere bescherming door inschrijving wil genieten zal dus ook voor inschrijving van het merk dieper in de buidel moeten tasten. Het merkenrecht is dan ook een absoluut recht dat tegenover iedereen kan worden ingeroepen, mits dit merk zijn inschrijving heeft.

De ratio achter het merkenrecht is het voorkomen van verwarring bij de consument. Zowel de consument als de producent is niet gebaat bij verwarring van merk. De consument wil geen ander product kopen dan wat hij voor ogen heeft, en de producent wil niet dat de concurrent zijn slag slaat uit de verwarring die zou kunnen optreden.

Maar wanneer is er nu schending van dit merkenrecht? De merkinbreukcriteria zijn in het BVIE te vinden in artikel 2.20 lid 1 sub a t/m d. Kort weergegeven zijn deze criteria:

   a     Zelfde merk voor dezelfde waren of diensten.

   b     Overeenstemmend merk voor dezelfde waren of diensten.

   c     Zelfde of overeenstemmend merk voor niet-vergelijkbare waren of diensten.

   d     Wanneer een teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Verder blijkt uit artikel 2.1 van het BVIE wat onder de bestanddelen van het merk wordt verstaan. Dit zijn onder andere namen van personen, of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen van waren, of geluiden. Dit is geen limitatieve opsomming. De tekens dienen een onderscheidend karakter te vertonen van andere tekens van andere merken. Wanneer een product bijvoorbeeld als vormmerk ingeschreven staat, dan moeten anderen ervoor hoeden dat hun concurrerende product qua vorm niet te veel gelijkend is. Is er een te gering onderscheidend karakter, dan kan er schending van het merkenrecht kan ontstaan.[1]

Geur

Kecofa (producent in cosmeticaproducten) brengt onder de naam ‘Female Treasure’ een eau de parfum op de markt. Zij verkopen hun geurtje onder het motto ‘Alleen Uw Beurs Ruikt Het Verschil’ waarbij een hoge mate van imitatie van de merknaam aanwezig lijkt te zijn. Niet alleen de naam, maar ook de geur doet sterk denken aan de geur van het parfum ‘Tresor’ van Lancôme.

Art. 10 lid 1 van de Auteurswet geeft een groot aantal voorbeelden van werken, inclusief  ’toneelwerken’, ‘boeken’ en ‘muziekwerken’, maar geuren of parfums komen in deze opsomming niet voor. Dat is echter niet beslissend; de werkenlijst van art. 10 Auteurswet is niet-limitatief, zoals blijkt uit het slot van het eerste lid: ‘en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht’.

De rechtbank Maastricht en het gerechtshof ’s-Hertogenbosch stellen dat een geur zeker onder dit werkbegrip kunnen vallen. Uiteindelijk is het aan de Hoge Raad of dit zaakje in juridische zin stinkt, en of er bescherming aan Lancôme moet worden geboden.

Volgens de Hoge Raad was voor de vraag of geur in aanmerking komt voor merkenrechtelijke bescherming beslissend ‘of het daarbij gaat om een voortbrengsel dat vatbaar is voor menselijke waarneming en of het eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het een persoonlijk stempel van de maker draagt?’  De Hoge raad stelt hiermee twee  eisen; de waarneembaarheid en de oorspronkelijkheid. Ten aanzien van de eerste eis is de geur van de parfum waarneembaar door de mens. Het vermogen tot het onderscheiden van geuren grenzen stellen en dat de mate waarin men afzonderlijke geuren kan onderscheiden van mens tot mens doet geen afbreuk aan de waarneembaarheid. Ook aan de tweede eisen wordt voldaan. Het ontwerpen van een parfum is een creatief proces, waarin subjectieve (esthetische) keuzen worden gemaakt.

De Hoge Raad bracht een enkele nuance in de uitspraak van de rechtbank en het hof: dat een geurcombinatie in principe geen auteursrechtelijke bescherming toekomt, maar wel de samenstelling van een reukstof een werk in auteursrechtelijke zin kan zijn.

Helaas voor Kecofa was het geen rozengeur en maneschijn.[2]

Smaak

De Haaksbergse groenteboer Dennis Voerman heeft ter gelegenheid van Halloween een smeerdip met roomkaas en verse kruiden ontwikkeld. Hij geeft aan deze smeerdip de naam ‘Heksenkaas’ en verkoopt het in zijn winkel. Het product bleek zo’n daverend succes dat Levola (een Twents zuivelbedrijf) alle intellectuele eigendomsrechten van de smeerdip heeft overgenomen. Na deze overname is er grootschalige afzet geweest van het product in de supermarkten. Kort daarop verschenen gelijkende producten in de supermarkten. Concurrent European Foof Company BV (EFC) komt met ‘Magic Cheese’ op de markt. Zo ook Smilde met haar ‘Witte Wievenkaas’.

Omdat voorheen geen uitspraak was gedaan ten aanzien van de vraag of smaak binnen het auteursrecht valt, deed Levola een beroep op de analogie met het hiervoor genoemde Lancôme/Kecofa-arrest.

In de bodemprocedure tussen Levola en EFC kwam de rechtbank Den Haag tot het oordeel dat de Heksenkaas geen auteursrechtelijk werk is met betrekking tot de smaak, en mitsdien geen bescherming geniet. De rechtbank laat in het midden of auteursrecht op smaak mogelijk is in lijn met het Lancôme/Kecofa-arrest. Toch is er volgens de rechtbank geen auteursrechtelijke bescherming, omdat ‘de afzonderlijke ingrediënten van Heksenkaas op het eerste gezicht banale dan wel triviale ingrediënten zijn om toe te voegen aan roomkaas en het een volstrekt voor de hand liggend keuze is om aan roomkaas knoflook en kruiden toe te voegen. Voorts heeft Levona onvoldoende onderbouwd dat de combinatie van al deze op het eerste gezicht banale en triviale ingrediënten alsnog een smaak oplevert die van creatieve keuzes getuigt.’

Wat vrij uniek is, is dat de rechtbank om zijn argument te sterken over gaat tot proefondervindelijk onderzoek, namelijk door letterlijk de smeerdip te proeven. De rechtbank overweegt: ‘Dat de smaak van Heksenkaas, die door de rechtbank wordt omschreven als romig, eerder vettig dan kazig, zoet, met een prominente look-smaak, anders is dan op basis van de ingrediënten verwacht zou mogen worden, waaruit wellicht creativiteit van de keuzes van [A] zou kunnen voortvloeien, heeft de rechtbank niet kunnen vaststellen. Van enige verrassende smaak is geen sprake.’ Wat betreft de slotzin zal ik alleen maar zeggen: Dennis Voerman uit Haaksbergen eat your heart out, want de rechtbank is duidelijk niet lovend over de smaak van uw creatie.[3] 

In de het proces tegen Smilde appelleert Levola en komt er duiding op Europees niveau tot stand. Smilde stelt dat de bescherming van smaken niet in de het systeem van de Auteurswet past en dat het Lancôme/Kecofa-arrest achterhaald is, omdat het Franse Hof van Cassatie de bescherming van geur van de hand is gewezen.

Het hof acht een prejudiciële vraag aan het HvJ noodzakelijk. De vraag is of de smaak van een voedingsmiddel een ‘werk’ vormt en auteursrechtelijk kan worden beschermd krachtens de Auteursrichtlijn. Om als ‘werk’ aangemerkt te worden moet dit voorwerp een oorspronkelijke uitgedrukte vorm zijn die voldoende nauwkeurig en objectief identificeerbaar is. Hier is volgens het HvJ geen sprake en lijkt de aanspraak op smaak van tafel. Het hof vermeldt het niet expliciet, maar deze uitspraak maakt de aanspraak op geur (Lancôme/Kecofa) als werk ook invalide. [4]

Kleur

Het beroemde Beneluxmerk van Louboutin voor exclusieve damesschoenen met hoge hakken, dat bestaat uit een specifieke heldere kleur rood van de zool, heeft een sterke plaats op de markt verworven. Zoals dat gaat met exclusieve merken, gaan andere schoenengiganten hiermee aan de haal. In het najaar van 2012 komt de hooggehakte damesschoen “Fifth Avenue by Halle Berry” met een gelijkende kleur rood op de zool bij schoenwinkel Van Haren op de markt.

In een tussenvonnis bij de Rechtbank Den Haag wordt de vraag opgeworpen of Van Haren inbreuk maakt door het gebruik van een gelijke kleur op een dameshak. De rechtbank stelt geen onderscheidend vermogen tussen de schoenen vast. Het rode zool merk is door het gebruik in de loop van de tijd bij het publiek van hooggehakte damesschoenen in de Benelux als merk bekend geworden. Dat komt onder andere doordat de hooggehakte schoenen van Louboutin gedragen worden door vele wereldberoemde actrices, zangeressen en modellen en al jaren worden besproken in de media. De rode zool van Louboutin vervult daarmee in elk geval de belangrijkste functie van een merk. Voorts blijkt dat de contouren van de zool er in belangrijke mate hetzelfde uitzien als het rode zool merk van Louboutin. Omdat een aanzienlijk percentage consumenten bekend is met het Beneluxmerk van Louboutin, zal het publiek bij het zien van de hooggehakte damesschoen van Van Haren, in de winkel of aan de voet van anderen op straat, kunnen denken dat het gaat om een schoen van Louboutin.

Van Haren bestrijdt hierop dat de rode kleur van de zool geen geldig Beneluxmerk is. Van Haren beroept zich op de ‘wezenlijke waarde-exceptie’ van art. 2.1 lid 2 BVIE. Het artikel luidt: ‘Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.’

Het artikel komt erop neer dat wanneer men een product koopt puur omwille van de mooie vorm, in plaats van het merk zelf, er geen merk kan worden verkregen.  Vormen waarvan de marktwaarde door de fraaiheid of het uiterlijk van de vorm wordt bepaald kunnen niet als merk worden ingeschreven. De zuivere esthetiek (het design van de vorm) overheerst bij de aankoopbeslissing. Alleen vormen die als een onderscheidingsmiddel worden opgevat, kunnen worden ingeschreven als merk. Het draait steeds om het algemeen belang dat zuivere gebruikskenmerken van een product niet door een merkrecht afgeschermd moeten kunnen worden.

Van Haren stelt dan ook dat de positie van de rode kleur als vorm aangemerkt zou moeten worden en daarom onder de exceptie van 2.1 lid 2 BVIE zou moeten vallen. Er ontstaat probleem omtrent de differentiatie van de oude en nieuwe Merkenrichtlijn. De rechtbank bepaalde dat de rode kleur onder de oude Merkenrichtlijn niet als vorm aangemerkt kon worden. De nieuwe Merkenrichtlijn breidt de exceptie van 2.1 lid 2 BVIE uit waardoor ook kleur onder deze ‘wezenlijke waarde’ zou kunnen vallen. Vraag is dan of de nieuwe Merkenrichtlijn met terugwerkende kracht kan worden toegepast? De rechtbank trok haar stoute schoenen aan en wachtte het antwoord van deze vraag niet af bij het HvJ. Zij  bepaalde dat er geen terugwerkende kracht geldt ten aanzien van de nieuwe Merkenrichtlijn. Indien deze terugwerkende kracht wel zou werken zou afbreuk gedaan worden aan de rechtszekerheid en het verbod van terugwerkende kracht.

Van Haren kon zich dus niet beroepen op de exceptie waardoor de rode zool van Louboutin als rechtmatig merk kon worden aangemerkt. Daarmee was de kous af en inbreuk werd dus vastgesteld door Van Haren. [5]

Parodie in beeld

Dick Bruna is de bedenker en tekenaar van de welbekende kinderfiguur Nijntje. Afbeeldingen van Nijntje zijn te vinden in boeken van Bruna, op speelgoed en op allerlei gebruiksvoorwerpen. De auteursrechten op deze werken heeft Bruna overgedragen aan Mercis. Punt.nl werd in 2009 aangesproken op de publicaties die door haar toedoen op het internet te vinden zijn. Mercis vroeg om verwijdering van de zeven gepubliceerde afbeeldingen. De zeven afbeeldingen betreffen een satirische weergave van de figuur Nijntje.

Nijntje wordt in deze afbeeldingen geassocieerd met drugsgebruik, grof taalgebruik, agressiviteit en intolerantie. Hetgeen nu net zo contrasteert met Nijntje en waar ook de kern van de satire in zit.

Alleen de afbeelding die hiernaast weergegeven is wordt in dit artikel behandeld. Ten eerste rijst de vraag of Nijntje volgens art. 10 Auteurswet aangemerkt kan worden als werk.

Het gerechtshof overweegt: ‘Nijntje kenmerkt zich door elementaire kleuren, dikke lijnen, de karakteristieke verhouding tussen hoofd en lichaam, de vorm van het hoofd, de oren, de (stand van de) ogen en het zogenaamde “andreaskruis” dat niet alleen het neusje aanduidt maar […] ook het mondje. Dit alles brengt mee dat de figuur Nijntje een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Anders gezegd: het gaat om oorspronkelijk werk dat een eigen intellectuele schepping is van Bruna, de maker.’ Van een werk is dus sprake.

Het hof stelt vervolgens vast dat er schending is van het beeldmerk op grond van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. Er wordt vastgesteld dat er schending is doordat er afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het beeldmerk.

Toch doet Punt.nl een beroep op art. 18b van de Auteurswet. Dit artikel stelt dat een inbreuk op auteursrecht ten aanzien letterkunde, wetenschap of kunst geoorloofd kan zijn als dit in het kader van een parodie is. Het hof merkt op het gaat ook hier evident om parodiërend gebruik. Door het toegevoegde flatgebouw op afbeelding 7, in combinatie met de begeleidende tekst “nijn-eleven” is met behoud van de voor een parodie noodzakelijke herkenbaarheid van het origineel, voldoende afstand tot het origineel genomen om de parodie niet als een klakkeloze kopie aan te merken. Ten aanzien van de kennelijk humoristische en ironiserende bedoeling van de parodie geldt hier, dat niet nodig is dat iedereen erom kan lachen.

Door deze parodie-exceptie kan de publicatie van de afbeelding(en) in stand blijven.[6]

Uit deze schetsen blijkt dat het niet altijd even eenvoudig is om een onderscheidend karakter van tekens vast te stellen. Er wordt gebruik gemaakt van de wettelijk neergelegde criteria die te vinden zijn in de Europese richtlijnen en de Auteurswet. De rechter schroomt dan ook niet om gebruik te maken van zijn bevoegdheid tot proefondervindelijk onderzoek. Tot slot blijken de excepties van belang om de merkenrechtelijke dans te kunnen ontspringen.


[1] D.J.G. Visser, Hoofdstukken Intellectueel Eigendom, 2013
[2] HR 16 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8940 (Lancôme/Kecofa; Nep-parfum)
[3] Rechtbank Den Haag 3 mei 2017, ECLI:NL: RBDHA:2017:4384 (Levola/EFC)
[4] Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6697 (Levola/Smilde) [5] Rechtbank Den Haag, 06 februari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:930 (Louboutin/Van Haren) [6]  Gerechtshof Amsterdam, 13 september 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BS7825

Doe mee aan de discussie